La marque représente une valeur considérable pour une entreprise, notamment dans le cadre de son développement commercial. A ce titre, il apparait nécessaire de déposer sa marque auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) afin d’assurer la protection de ce bien immatériel.

Cependant, le dépôt d’une marque ne suffit pas à en garantir le respect. En effet, d’autres acteurs commerciaux peuvent décider de déposer une marque dont l’enregistrement serait susceptible de contrevenir aux avantages juridiques conférés par la première.

En ce sens, il peut être nécessaire pour le détenteur d’une marque d’instiguer une procédure d’opposition auprès de l’INPI afin de s’opposer au dépôt ultérieur d’une autre marque.

L’opposition consiste donc à empêcher l’enregistrement d’une marque nouvelle, dans l’hypothèse où celle-ci porterait atteinte aux droits de la personne qui instigue la procédure d’opposition. 

Cette procédure s’est vue renouvelée par la réforme du droit des marques initiée par l’ordonnance du 13 novembre 2019 et le décret d’application de cette ordonnance du 9 décembre 2019. Cette réforme vise notamment à transposer le « Paquet marques » européen, composé d’un règlement et d’une directive, au sein du système juridique français. 

Il apparaît dès lors pertinent de s’intéresser à la procédure d’opposition telle qu’elle résulte de la réforme, dont les dispositions en la matière ont vocation à être appliquées aux demandes d’enregistrement déposées depuis le 11 décembre 2019.

1. Les conditions de fond de l’opposition à une marque à l'INPI

1. Les conditions relatives à la personne faisant opposition à une marque

Seul l’intéressé peut former et présenter l’opposition. Pour être plus explicite, l’ordonnance du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services a inséré au code de la propriété intellectuelle un article L.712-4-1 précisant de manière exhaustive les différentes catégories de personnes pouvant effectuer une procédure d’opposition.

Il peut ainsi s’agir du titulaire d’une marque antérieure mais également du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation d’une marque antérieure (sauf si le contrat stipule le contraire), de toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale ou encore du titulaire d’un nom de domaine.

Est également habilitée à faire opposition toute personne agissant sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité, de même que toute personne autorisée à exercer les droits issus de l’indication géographique concernée et d’en assurer la gestion ou la défense.

L’article L.712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle ajoute enfin que peuvent faire opposition une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, toute personne morale de droit public agissant sur le fondement du nom sous lequel elle exerce cette activité, ainsi que le titulaire de la marque déposée sans son autorisation au nom de son agent ou de son représentant.

La personne peut toutefois choisir entre agir personnellement ou par le biais d’un mandataire, cette option étant la plus prudente et la plus couramment utilisée eu égard aux exigences de connaissances techniques et juridiques que requiert la procédure.

Cela revient à faire appel aux services d’un professionnel qui sera chargé de représenter la personne au cours de la procédure d’opposition. Un avocat, un conseil en propriété industrielle ou encore une société liée de manière contractuelle et ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen peuvent être mandataires.  

2. Les conditions relatives aux droits antérieurs pouvant servir de fondement à l’opposition à une marque

Le code de la propriété intellectuelle indique également les droits antérieurs sur lesquels un demandeur peut se fonder pour faire opposition. L’article L.712-4 dispose ainsi que l’opposition peut être formée en cas d’atteinte à une marque mais également à d’autres éléments, comme une dénomination ou une raison sociale, ou encore un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale. Dans ces cas de figure, il faut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

L’opposition peut également être fondée sur l’atteinte à une indication géographique ou une demande d’indication géographique, au nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ou au nom d’une entité publique, à condition qu’il y ait là aussi un risque de confusion dans l’esprit du public.

En ce qui concerne la marque, il peut d’abord s’agir d’une marque française ou de l’UE et qui est soit déjà enregistrée, soit déposée sous réserve qu’elle fasse l’objet d’un enregistrement ultérieur. La marque peut également être internationale si elle a un effet en France ou dans l’UE. Une marque jouissant d’une renommée peut également constituer un droit antérieur.

Depuis l’ordonnance du 13 novembre 2019, le nouvel article L.712-5 du code de la propriété intellectuelle dispose désormais que lorsque l’opposition est fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans, l’opposant doit, sous peine de rejet de son opposition, établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée. Dans le cas contraire, l’opposant doit être en mesure d’établir l’existence de justes motifs pour le non usage de la marque en question. 

Notons que c’est l’ordonnance du 13 novembre 2019 qui a intégré à la liste des droits antérieurs pouvant être invoqués par la personne qui fait opposition la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne, le nom de domaine et les dénominations publiques. Seuls les noms de collectivités territoriales avaient été préalablement considérés comme des droits antérieurs recevables par la loi « Hamon » du 17 mars 2014 relative à la consommation. De ce fait, la réforme du droit des marques constitue la modification la plus notable de la procédure d’opposition depuis la création de celle-ci par la loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, soit depuis plus de 29 ans.

Cependant, comme le soulignent les avocats à la cour Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski dans une étude en date du 15 janvier dernier (https://www.nfalaw.com/wp-content/uploads/2020/01/Article-PAQUET-MARQUE-16.01.2020.pdf), il ne s’agit pas véritablement d’une révolution dans la mesure où la possibilité de se fonder sur d’autres droits que des marques pour faire opposition est prévue devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) depuis un règlement européen du 14 juin 2017. Seule la possibilité d’invoquer un nom de domaine en tant que droit antérieur constitue effectivement une particularité du système juridique français.

2. Les conditions de forme de l’opposition à une marque à l'INPI

1. Les formalités à respecter pour que la demande d'opposition à enregistrement d'une marque soit recevable auprès de l'INPI

La demande d’opposition est présentée par écrit et doit comporter l’identité de l’opposant, de même que les indications permettant d’établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits. L’opposant doit également insérer dans sa demande les références de la demande d’enregistrement ciblée par l’opposition, par exemple en procurant une copie de la marque en question, et indiquer les produits ou services qui font l’objet de l’opposition. La demande doit également comprendre un exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition, ainsi que la justification du paiement de la redevance prescrite.

Si la personne qui fait opposition a choisi de passer par l’intermédiaire d’un mandataire, le pouvoir de celui-ci doit être compris dans la demande d’opposition, excepté si le mandataire a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat.

En principe, la personne faisant opposition dispose d’un délai de deux mois pour effectuer son dépôt. Néanmoins, l’article R.712-14 du code de la propriété intellectuelle a été modifié par la réforme du droit des marques de 2019 et dispose désormais qu’un délai d’un mois supplémentaire peut être accordé à l’opposant à compter de l’expiration du premier délai. Ce délai supplémentaire concerne la fourniture des pièces relatives à l’identité de l’opposant et aux indications relatives à l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits, aux références de la demande d’enregistrement visée par l’opposition, à l’exposé des moyens et au pouvoir du mandataire.

L’opposant ne peut bénéficier d’un tel délai que s’il n’étend pas la portée de l’opposition. Il ne peut pas non plus invoquer d’autres droits antérieurs ni d’autres produits ou services que ceux sur lesquels il s’était initialement fondé lors de sa demande.

Il semble enfin opportun de mettre en exergue le caractère entièrement dématérialisé de la démarche d’opposition. Celle-ci s’effectue en effet de manière électronique par le biais du site internet de l’INPI. Il est alors indispensable de créer un compte sur ce site afin de pouvoir procéder à la demande d’opposition.

Quant au prix de l’opposition, il est fixé à 400 euros. Depuis l’ordonnance du 13 novembre 2019, la personne qui fait opposition peut toutefois décider de se fonder sur plusieurs de ses droits antérieurs dans le cadre de la même procédure, ce qui lui évite le désagrément d’avoir à former plusieurs demandes d’opposition renvoyant chacune à des droits antérieurs différents. Dans cette hypothèse, l’opposant restera contraint de payer 150 euros par droit supplémentaire. Il pourra toutefois, à tout moment de la procédure et par requête expresse, renoncer à un ou plusieurs des droits antérieurs sur lesquels se fonde sa démarche d’opposition.

Le paiement peut être réalisé soit par prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l’Agent comptable de l’INPI, soit directement par carte bancaire.

2. La procédure d’opposition à une marque devant l'INPI en elle-même 

L’ordonnance du 13 novembre 2019 a modifié l’article L.712-5 du code de la propriété intellectuelle de sorte à intégrer à la procédure d’opposition une phase d’instruction. Celle-ci prend une forme écrite et consiste à entendre les parties échanger leurs différents arguments de manière contradictoire.

En ce sens, la procédure d’opposition s’effectue dans le respect du principe du contradictoire. De ce fait, l’article R.712-16 du code de la propriété intellectuelle modifié par l’ordonnance de 2019 indique que l’INPI doit faire observer le principe de la contradiction, et qu’il doit lui-même observer ce principe. Concrètement, cela signifie que toute observation ou toute pièce dont l’INPI est saisi doit être notifiée sans délai à l’autre partie. Aucun des éléments invoqués par l’une des parties ne peut ainsi servir de fondement à la décision de l’Institut si l’autre partie n’a pas eu connaissance de ces éléments et s’est donc vue privée de la possibilité d’en débattre de façon contradictoire.

L’article R.712-16-1 du code de la propriété intellectuelle précise ensuite les modalités de la procédure, en commençant par expliquer que l’opposition est d’abord notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Le titulaire a alors deux mois pour répondre à cette demande au moyen d’observations écrites. Il peut également y associer toute pièce qu’il estimerait utile.

Dans le cas où le titulaire émet des observations, la personne qui fait opposition a un mois pour présenter elle aussi des observations écrites ou toute pièce qu’elle pourrait considérer utile.

De la même manière, le titulaire de la marque contestée disposera de nouveau d’un délai d’un mois pour présenter d’autres observations. Les deux parties auront encore chacune un délai d’un mois pour se répondre.

Le titulaire de la marque d’enregistrement contestée peut également demander à l’opposant, si celui-ci fonde sa démarche d’opposition sur une marque antérieure, de fournir les pièces permettant d’établir que cette marque a bien fait l’objet d’un usage sérieux. L’opposant pourra alors répondre à cette demande en procurant soit les pièces en question, soit un juste motif de non-exploitation de la marque antérieure.

Les parties peuvent aussi demander à présenter des observations orales, ce que le directeur général de l’INPI peut décider d’accepter ou de refuser en fonction de la nécessité de ces observations.

La phase d’instruction prend donc fin à partir du moment où l’une des parties n’a pas présenté d’observations durant le délai qui lui était imparti. Cela signifie cependant que la durée de la procédure d’opposition dépend en grande partie des échanges ayant eu lieu entre les parties au cours de la phase d’instruction.

A la suite de cette phase, l’INPI rend une décision dans un délai de trois mois. Il pourra être fait appel de cette décision auprès de la cour d’appel compétente.

La procédure d’opposition répondant à un objectif de prévention et non de sanction, un enregistrement refusé par l’INPI n’impliquera pas pour le titulaire de la marque contestée d’autres conséquences que ce refus. 

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